Taí uma dúvida recorrente. Aparentemente, é simples. O termo consiste é fechado e o termo compreende é aberto. Isso significa que o termo consiste restringe a matéria reivindicada somente aos elementos que a caracterizam, não admitindo mais nada.
Já o termo compreende amplia e, consequentemente, inclui outros elementos além daqueles que caracterizam a invenção reivindicada.
Mas, o que isso significa na prática da redação de uma reivindicação de patente? Vamos aos exemplos porque fica simples de explicar.
Suponha que você inventou um produto A. Esse produto A pode ser um composto orgânico, uma molécula de DNA de SEQ ID No X ou pode ser um extrato de um microorganismo depositado sob o número 1234. Esse produto A é um conjunto fechado em si. Restrito em si mesmo. Você não inventou nada que não seja o produto A. Nesse caso, o verbo a ser empregado é o verbo consiste:
Composto caracterizado por consistir da fórmula XYZ
Agora, imagine que junto com o composto, você também inventou uma composição que tenha esse produto que você inventou como ingrediente. Como esse ingrediente é novo, quaisquer composições que contenham esse ingrediente também serão elas próprias novas. De maneira equivalente, sendo o composto inventivo, quaisquer composições também serão porque não tem como ser óbvio empregar um ingrediente cuja existência não é óbvia. Nesses casos, com base no lema lógico: “quem pode mais, pode menos”, quem inventa um composto, inventa também todas as composições que compreendem esse composto. Logo, a redação da reivindicação permitirá o termo mais amplo compreende:
2. Composição caracterizada por compreender o composto de acordo com a reivindicação 1
Desse jeitinho aí. Sem nenhuma necessidade de caracterizar nenhum outro ingrediente. Os demais ingredientes não importam.
“Ah, Giselle…mas aí não vai estar fundamentada no relatório descritivo…”.
Claro que está! A invenção desse pedido é o composto. É o composto que é novo e que é inventivo. É o composto que precisa estar descrito e devidamente fundamentado no relatório descritivo. A composição é invenção inter-relacionada. Ela é derivada. Ela é consequência lógica do composto.
Pensa em um cenário onde um terceiro interessado resolve usar uma composição compreendendo o composto da reivindicação 1. Vai ter que pagar royalties para o titular dessa patente? Claro que vai! Por que? Ora, porque o composto contido na composição atende a todos os requisitos e condições de patenteabilidade e está protegido pela patente! Assim, conforme artigo 42 (I) da LPI, qualquer pessoa que usar o referido composto em uma composição, qualquer composição, só pode fazê-lo com a autorização do titular da patente do composto.
Faz diferença ter uma reivindicação de composição que compreende o composto ou não no pedido?
Nenhuma! O royalty é devido pelo emprego (uso) do composto. O uso do composto em qualquer composição já está protegido pela reivindicação do composto por força do artigo 42 (I). Ficou clara a ideia de quem pode mais, pode menos? Quem pode proteger um composto (mais), pode proteger qualquer composição que compreende o dito ingrediente (menos) em um mesmo pedido. Uma reivindicação de composição protege um conjunto menor que uma reivindicação de composto.
Vale para composto/composição ou composto/conjugado ou molécula de DNA/construção/vetor/microrganismo transgênico ou proteína/conjugado. Se o produto de maior proteção for novo, inventivo, estiver suficientemente descrito e tiver aplicação industrial, ele carreira esses atributos para todos os demais produtos que são invenções inter-relacionadas porque estas oferecem menor proteção dentro do mesmo conceito inventivo (art. 22 da LPI).
Agora, suponha que o composto não seja novo e a reivindicação 1 precisou ser excluída, transformando a reivindicação 2, de composição, em futura reivindicação 1. Pode continuar usando o verbo compreende?
Aí, depende. Do que? Da descrição da invenção e do contido no estado da técnica. Se lá do relatório descritivo se extrair que a invenção está em uma combinação específica de ingredientes, cada qual já conhecido separadamente, e a descrição contiver um único exemplo de composição contendo o composto da fórmula XYZ + ingrediente B + ingrediente C, aí, não estamos falando da invenção de um composto, mas da invenção de uma composição. Mais que isso: uma única composição. Nesse caso, a novidade e a inventividade não estão no composto da fórmula XYZ, mas na combinação desses três ingredientes juntos. Eles já existiam em separado, a invenção está em juntá-los. Logo, o verbo deve ser consistir:
Composição caracterizada por consistir de (i) composto da fórmula XYZ, (ii) ingrediente B e (iii) ingrediente C
Se a invenção tiver relação com a quantidade específica dos ingredientes, talvez seja até necessário que as quantidades também façam parte da redação da reivindicação, mas digresso. O tema do post é consiste versus compreende. O importante aqui é apenas chamar a atenção para o fato de que quanto mais incremental é a invenção, mais detalhes são necessários na descrição/caracterização.
Composição como reivindicação principal vai ser sempre consiste? Nope, não! Vai depender dos exemplos e do estado da técnica. Antes de continuar, um detalhe importante: às vezes, a invenção está no composto, ele só não reivindicou o composto por alguma razão: não quis, é natural e não é invenção, desconhecimento, não importa. O que importa é ter em mente que a invenção principal que sustenta o pedido pode não estar ela própria reivindicada. Isso não altera o raciocínio sobre o que é ou não a invenção, apenas sobre o que está ou não protegido pela patente. O que determina o que foi inventado é a comparação com o estado da técnica, não o que foi reivindicado. O que foi reivindicado determina o que a patente protege. É possível que a patente não proteja a invenção principal, mas proteja as invenções inter-relacionadas.
Continuando: se o relatório contiver vários exemplos de várias composições diferentes, com variações de ingredientes de tal maneira que o técnico no assunto possa extrapolar, então, o termo mais aberto, que é o compreende, vai se justificar e a invenção vai estar devidamente fundamentada. Isso porque o técnico no assunto não é um recém saído da faculdade, inexperiente, não! Ao contrário, a ficção jurídica do técnico no assunto é baseada na ficção jurídica do homem médio. O técnico no assunto é um profissional médio, nem expert e nem ingênuo. É perfeitamente capaz de fazer deduções lógicas e não precisa de uma receita explicadinha tintim por tintim. Pensa em um cozinheiro experiente. Nem iniciante e nem chef estrelado. Às vezes, dependendo da tecnologia, pode até ser uma equipe multidisciplinar, como é o caso da Biotecnologia. O raciocínio é simples: o técnico no assunto da atividade inventiva é o mesmo do da suficiência descritiva. Se ele entenderia um dado conteúdo se este conteúdo estivesse descrito em um documento do estado da técnica, por exemplo um artigo científico; ele também entenderia o mesmo conteúdo descrito em um relatório descritivo.
O objetivo desse post é alertar que, sim!, compreende é termo amplo. Mas, nada na LPI impede a concessão de reivindicações amplas. Não tem nada na LPI dizendo isso. Devido ao princípio da legalidade, não se pode ser mais realista que o rei, isto é, não se pode ser mais exigente do que a própria lei. O Estado - e, consequentemente, os agentes que trabalham representando o Estado - são limitados pela lei. Não podem fazer o que querem, só o que a lei os autoriza. É claro que quanto mais ampla a reivindicação, mais difícil que o relatório descritivo descreva todo o escopo reivindicado e mais fácil encontrar algo no estado da técnica. Não raro, reivindicações amplas geram o que se conhece como “novelty overflow”: uma penca de documentos de anterioridades, caso em que o pedido será negado pelo artigo 8°. Às vezes, a amplitude é tal que inviabiliza a busca. Acaba que reivindicações amplas são negadas por falta de fundamentação ou de novidade ou de atividade inventiva, não pelo fato de serem amplas. Não é a amplitude per se o problema, mas o fato de que a amplitude, em alguns casos, acarreta no não cumprimento das condições (art. 24 c/c art. 25 da LPI) ou dos requisitos de patenteabilidade (art. 8° da LPI). Em outras palavras, ausência de amplitude não é nem requisito e nem condição de patenteabilidade; logo não pode embasar indeferimento. Não por si mesma.
Em síntese, o simples fato de empregar o termo compreender não significa automaticamente que uma reivindicação não deve ser concedida ou que foi concedida de maneira equivocada. Não, não. Tanto o termo “compreende” quanto o termo “consiste” são termos válidos e podem ser aceitos em reivindicações a depender de como forem aplicados. Se o relatório descritivo suportar e o estado da técnica não revelar, não tem porque negar.
Não compliquemos o que não é complicado.
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